El abogado general Szpunar se pronuncia sobre dos demandas por el uso de la marca Merck

Se presentaron de manera simultánea en distintos tribunales

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El abogado general Maciej Szpunar del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha hecho públicas sus conclusiones sobre dos demandas presentadas de manera simultánea por la sociedad alemana Merck KGaA contra Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp y MSD Sharp & Dohme GmbH, dos sociedades estadounidenses y la filial alemana de una de ellas, por las que se solicita prohibir a las demandadas utilizar el término Merck, protegido por una marca de la Unión, en los sitios de Internet accesibles desde la Unión Europea, así como en las plataformas online Facebook, Twitter y Youtube.

curiaLas demandadas en el litigio principal, dos sociedades estadounidenses y la filial alemana de una de ellas, pertenecen al grupo Merck & Co (Merck Sharp & Dohme), que es una de las mayores empresas farmacéuticas mundiales. Históricamente, este grupo procede de la antigua filial estadounidense del grupo alemán Merck. Desde 1919, ambos grupos son totalmente distintos en el plano económico.

A raíz de esta escisión, se concluyeron varios acuerdos de coexistencia entre el grupo alemán y el grupo estadounidense en lo que respecta a la utilización de las marcas que protegen el nombre Merck, entre ellos el del 1 de enero de 1970, que según se expone en una de las demandas se ha visto vulnerado. La otra demanda hace referencia a la violación de marcas nacionales y de marcas internacionales protegidas en el Reino Unido, como consecuencia de la utilización por las demandadas del nombre Merck en Internet.
Contenidos de las demandas
La petición de decisión prejudicial planteada en el presente asunto ofrece por primera vez al Tribunal de Justicia la oportunidad de interpretar la regla de litispendencia prevista en el artículo 109, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 207/2009, aplicable en el caso de acciones simultáneas promovidas sobre la base de marcas de la Unión Europea y de marcas nacionales.

Además, dicha petición de decisión prejudicial -que según la sentencia del abogado general Szpunar "no constituye más que un episodio de la batalla jurídica librada entre dos empresas de renombre mundial por el uso del nombre Merck"- fue planteada en el marco de una acción por violación de marca que presentó la sociedad Merck KGaA ante un órgano jurisdiccional alemán, en su calidad de tribunal de marcas de la Unión Europea.

En el momento de incoarse el procedimiento ante el órgano jurisdiccional alemán, ya se hallaba pendiente ante un tribunal del Reino Unido una demanda entre estas mismas sociedades, con excepción de una de las demandadas. Dicha demanda paralela tiene por objeto, en particular, una acción por violación de marca por el uso en Internet del término Merck, contenido en las marcas nacionales.

El núcleo del problema que se suscita en el presente asunto radica en la interpretación de los requisitos de aplicación del artículo 109, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 en el supuesto de que el tribunal ante el que se presentó la primera demanda deba resolver, sobre la base de marcas nacionales, el litigio sobre la violación de una marca en el territorio de un Estado miembro, mientras que el tribunal ante el que se presentó la segunda demanda es un tribunal de marcas de la Unión Europea con competencia en toda la UE.
Conclusión para su interpretación
En este sentido, el abogado general Szpunar concluye que este artículo "debe ser interpretado en el sentido de que, cuando dos acciones por violación son planteadas ante tribunales de Estados miembros diferentes, la primera sobre la base de una marca nacional y relativa a una violación en el territorio de un Estado miembro, y la segunda sobre la base de una marca de la Unión y referente a una violación en todo el territorio de la Unión, dichas acciones sólo coinciden parcialmente, en la medida en que se refieren al territorio de dicho Estado miembro".

Además, Szpunar añade que "el tribunal de marcas de la Unión, cuando es el órgano jurisdiccional ante el que se ha planteado el segundo procedimiento, debe inhibirse, incluso de oficio, de la parte de la demanda que se refiere al territorio en el que las acciones coinciden".